Finalmente registraron al Pezweon: sí, pero…

El mes pasado, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI admitió el registro de la marca Pezweon [pdf]. Luego de dos años y medio de trámite, los creadores del personaje lograron inscribirlo como marca y logotipo de prendas de vestir, calzado y sombrerería, tras instancias previas del Indecopi que lo habían calificado de inmoral. La historia completa del caso se puede leer en mis posts anteriores (1, 2 y 3). Gustavo Rodríguez, abogado a cargo del caso, ha resumido en un artículo los principales asuntos controvertidos de la denegatoria inicial del signo como: (i) un análisis incompleto del signo; (ii) una mala determinación de la carga de la prueba; y, (iii) la vaguedad de la prohibición legal que se aplicaba.

Sin embargo, tras leer la Resolución, hay un tema que llama poderosamente mi atención y que creo que ha sido pasado por alto. Como recordamos, existió un primer pronunciamiento que denegó el registro por considerar al signo —ahora lo sabemos con certeza— contrario a las buenas costumbres. Este pronunciamiento fue recurrido en sede de reconsideración ante la misma autoridad que lo emitió en base a prueba nueva que demostraría que el signo no era contrario a las buenas costumbres dada su gran aceptación en el público al que iba dirigido. La reconsideración fue denegada.

Entonces vino la apelación. Y aquí, ojo, los creadores del Pezweon modificaron su solicitud de registro y solicitaron que considere que el signo iba a identificar «prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población». Su primera solicitud no incluía la precisión del público al que irían dirigidos los productos. Este cambio fue importantísimo y fue, a mi juicio, el salvavidas formal del que se valió la Sala del Indecopi para amparar el registro del signo sin desacreditar institucionalmente a su instancia previa. Me explico.

Al apelar, los creadores del Pezweon solicitaron que se declare la nulidad de la resolución que les negaba la reconsideración por no haber sido debidamente motivada. Para ellos, la resolución que les negó la reconsideración no había sido adecuadamente motivada puesto que no se precisaba en cuál de los supuestos de prohibición del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 se encontraba incurso el signo. La Sala, en cambio, consideró que sí se hallaba debidamente motivada (en cuanto a ser contrario a las buenas costumbres), por lo que declaró improcedente el pedido de nulidad.

Gracias al cambio en la solicitud de registro, la Sala avanza en el análisis del signo y termina aceptando su registro. Pero en el centro de su razonamiento se encuentra la salvedad de que, en función del público al que va dirigido, el signo no resulta contrario a las buenas costumbres:

En consecuencia, esta Sala considera que, en el presente caso, la denominación EL PEZWEON – aun cuando esté acompañada de la representación de un pez que presenta de forma caricaturesca órganos genitales masculinos – debido a la connotación coloquial que genera y que se ha comentado en los párrafos precedentes, no será percibida como un insulto o una expresión grosera o maleducada.

Además, cabe precisar que el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, como ya se ha expresado en los párrafos precedentes, es el sector juvenil de la población el que está acostumbrado a escuchar la expresión «pues huón», «pues won» , «pues weon» o «pues on» en su entorno, sin darle a ésta un matiz grosero o de insulto agraviante o que pueda herir la sensibilidad de dicho sector de la población.

¿Podría el Indecopi haber aceptado el registro sin que se haga esa salvedad? Yo creo que sí y debió de hacerlo desde el inicio. Sin embargo, en este caso, la Sala utilizó el cambio de registro para salvarse la imagen tratando de aducir que lo que analizó en un primero momento la Dirección de Signos Distintivos es distinto de lo que ahora la Sala tiene sobre la mesa. Eran muchas las razones por las cuales la Sala tenía que revertir la decisión de la instancia anterior, pero eligió un defensa bastante formal. Lo que la Sala se guardó de decir era que la decisión previa estaba basada en un conservadurismo galopante, unas ínfulas censoras decimonónicas y una actitud bastante preocupante en un organismo como el Indecopi.

Más sobre el tema:
El Pezweon ya es una marca registrada
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Ilustración: Andrea Tataje y Carlos Banda

Indecopi le dijo no al Pezweon, nuevamente

Tres meses luego de que haya vencido el plazo de treinta días hábiles que tenían para resolver, la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi (DSD) ha desestimado el recurso de reconsideración (.pdf) que presentaran los creadores del Pezweon contra la Resolución (.pdf) que le negó su registro como signo distintivo por ser contrario a las buenas costumbres.

El Recurso de Reconsideración es el primer recurso impugnativo que puede presentarse contra una decisión de la administración pública. Consiste en solicitar a la misma instancia que emitió el acto que, sobre la base de prueba nueva, dicte un nuevamente el acto impugnado. Esta semana Blawyer tuvo acceso a la Resolución 002628-2010/DSD-INDECOPI, mediante la cual una funcionaria de la DSD ha confirmado su negativa inicial.

La defensa del Pezweon se basaba en cuatro puntos: (i) que la Resolución impugnada no especificaba en cuál de los cuatro supuestos del inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 se encontraba incurso el signo; (ii) que el Pezweon no afectaba los intereses que protegían la prohibición de registro de dicho artículo (Pezweon v. Indecopi: test de registrabilidad); (iii) que la decisión era discriminatoria respecto de marcas similares; y, (iv) que la decisión afectaba derechos fundamentales como la libertad de empresa y la libertad de expresión. Para ello, se aportaron once grupos de pruebas que incluían un libro publicado a nivel nacional, apariciones en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, opiniones de expertos, comentarios en el perfil de Facebook, entre otros. Todos ellos, para la DSD, antes que desvirtuar su opinión la refuerzan. Leamos juntos.

Internet o Facebook no es el Perú

La DSD ampara su negativa en que dicha marca, al ser usada para prendas de vestir, calzado y sobrerería, irá dirigida a personas de todas las edades (incluyendo niños) en todo el territorio nacional. Desde esa perspectiva, la marca puede gozar de cierta popularidad en Facebook pero ello no significa que goce de la misma en todo el territorio nacional (la mayoría de sus fans están en Lima y representan menos del 1% de la población nacional, dice la DSD como quien descubre la pólvora). A la letra señala:

[…] el hecho de ser fan de El Pezweon y visitar la referida página web acredita que el personaje mencionado goza de la preferencia de un determinado grupo de usuarios, pero ello no implica que la expresión PEZWEON sea socialmente aceptada como una frase acorde a [sic] las buenas costumbres ni que pueda ser objeto de registro como signo distintivo de […] productos dirigidos al público en general.

En el mismo sentido, la DSD desestima la mayoría de pruebas aportadas porque sostiene que ellas son solo muestra de una parcial y antojadiza reacción de cierta porción del público en general agrupada en torno a medios marginales como la Revista Caretas, el diario El Comercio o la Feria Internacional del Libro. Su deber de vigilate atento de la moralidad de las marcas, sin embargo, le impide extrapolar dicha recepción al público en general que debe ser prevenido de estar expuesto a tamaña soecidad. Pensemos en los niños, por favor, nos dice la Santísima DSD. “No puede asumirse que dicho grupo de personas [es decir, las que comentan e Facebook, Choledad Privada o LaMula] represente la totalidad de los consumidores a los que van dirigidos los productos que se pretende distinguir”, sentencia. Sin embargo, la misma Resolución cita extractos de algunos comentarios en esos mismos medios en los que ciertas personas manifiestan su malestar con el personaje para acreditar que no a todo el mundo le gusta. Total, ¿la Internet juega como herramienta para medir las preferencias del público en general?

El consumidor medio es ignorante

Sobre la contradicción que conlleva el haber permitido el registro de marcas como Hooters o Squirt, la DSD señala que el consumidor medio no sabe qué diablos significan esas palabras así que las ve como “expresiones de fantasía”. Sobre el registro de la marca Pez On, la DSD entiende que la misma, en el peor de los casos, solo puede ser interpretada como una parte de la anatomía humana. El uso de dicha marca utilizando dos limones como senos femeninos, según la DSD, no se halla en sus registros.

En la convivencia de las personas estimadas honestas

En otro momento estelar de la Resolución, la DSD señala que las pruebas no han acreditado que la expresión “pez weon” se utilizada en el ámbito educativo, familiar, comercial o social. Por ende, “no se puede afirmar que se trate de una frase o expresión socialmente aceptada y de uso generalizado, como parte de la conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas”.

Libertad de expresión y libertad de empresa

Sobre la afectación a la libertad de expresión, se ha señalado que no se da porque el personaje viene difundiéndose sin problemas. Sobre lo segundo la DSD ha considerado –en abierto desconocimiento de cómo funciona un derecho de propiedad– que para distinguir productos y servicios en el mercado no es necesario que una marca esté registrada. Claro, que si quiere excluir al resto de usar otras marcas parecidas a la suya será necesario que la registre y, para ello, no debe ser contraria a la moral y las buenas costumbres. En un razonamiento en extremo legalista, la DSD señala que todo ejercicio de la libertad de empresa debe de someterse a las leyes y, en este caso, a los requisitos de registrabilidad de marcas.

Sobre la alegación de que el registro de la marca es la única forma de proteger la inversión realizada en ella, la DSD se dispara en el pie. En pocas palabras, dice que el registro de marcas es algo accesorio, que no enerva el derecho que tiene cualquiera de recurrir a los tribunales de Derechos de Autor o Competencia Desleal. Claro, señala, esas vías son mucho más caras y menos efectivas que la del régimen marcario pero, bueno, es lo que tenemos y no vale quejarse. Osea que la DSD no sirve para nada más que para ahorrate el costo de una denuncia por Derechos de Autor o Competencia Desleal. Si esto es cierto, ¿cuán tangible es el daño que generaría el registro? ¿Por qué detienen su análisis en este punto?

¿Y ahora qué, pezweon?

La nota de prensa difunida por el Indecopi destaca la independencia de la DSD para decidir en contra de lo que había manifestado el Presidente de la propia institución (quien dijo a la prensa que la marca debía de registrarse). Yo no sé hasta qué punto eso sea una muestra de independencia o de tozudez de la DSD. Lo que se viene ahora, según han manifestado Andrea y Carlos, es apelar la decisión a la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi para que un grupo de nuevos funcionarios revise el caso.

La Resolución me parece que peca de formalista. Se ha ceñido en una definición muy amplia de público en general y el estándar probatorio que ha levantado fue diabólico. ¿Cómo probar que a todo el Perú le va a gustar una marca que recién se intenta registrar? Es cierto que Andrea y Carlos, ante cualquier contingencia, podrían recurrir a defender sus derechos en otras instancias con similares consecuencias. Pero eso despierta otra duda: ¿si nuestro sistema legal ampara y protege al Pezweon en esas instancias por qué el régimen marcario sería una excepción? ¿Por qué tanto interés en aplicar en forma desproporcionada la prohibición de la Decisión 486?

Yo creo que a la DSD le ha dolido verse envuelta en tanto escándalo virtual, que su moralidad decimonónica haya sido puesta en tela de juicio por un grupo marginal de internautas que no viven en convivencia honesta. Por ello, ha decidido morir en su Ley (osea, en su inciso p) de la Decisión 486) y hundirse con su barco. Esta fue la primera batalla y creo que la libramos bastante bien. El enemigo ha sido revelado en su absurdo y eso representa una herida fatal. ¿Ustedes qué piensan?

También comentan:

Indecopi rechaza nuevamente el registro de El Pezweon – La Mula

Indecopi le negó nuevamente el registro de marca a El Pezweon – El Comercio

Pezweon v. Indecopi: test de registrabilidad

Podemos estar de acuerdo o no con lo que el Indecopi entiende por “moral”. En los últimos días hemos escuchado distintas opiniones de uno y otro lado. Pero esta discusión, de fondo, no debe de hacernos perder de vista que la Resolución Nº 015444-2009/DSD-INDECOPI adolece formalmente una motivación adecuada. El Indecopi, en un par de párrafos, decide rápidamente que la palabra “huevón” es ofensiva para la población y pasa a denegar el registro. En el ejercicio de sus potestades, ya sean éstas regladas o discrecionales, la Administración Pública tiene el deber de motivar adecuadamente su decisión, más aún cuando a lo que se refiere es a la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el contenido de lo constitucionalmente amparado por un concepto jurídico indeterminado solo puede ser determinado casuísticamente.

¿Y cómo debe de motivarse una Resolución de este tipo? Creo que un precedente de la Sala de Propiedad Intelectual (instancia superior a la Dirección de Signos Distintivos, que emitió la Resolución) puede ayudarnos. Me refiero a la Resolución No. 1600-2001/TPI-INDECOPI de noviembre de 2001 que resolvió en segunda instancia la solicitud de registro de la marca CARAJO para distinguir maíz cancha, maíz mote, maíz morado, maíz paccho, trigo mote, entre otros, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial solicitada por PULSES PERU S.A.C. En ella, la Sala desarrolló un examen de registrabilidad de acuerdo con el cuál debería de apreciarse caso por caso si es que un signo aplicado a una clasificación y a un público resultaba contrario a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Así, de acuerdo con la Sala deberían de apreciarse tres factores, cuya concurrencia indicará si existen suficientes razones para negar el registro.

1. Si la propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado choca abiertamente contra la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Es decir, cuando los elementos mismos que componen la marca resultan intrínsecamente atentatorios de dichos principios. Es decir, cuando el signo intrínsecamente resulta contrario a dichos conceptos. Este podría ser el caso de la utilización de signos naturalmente asociados a hechos socialmente condenables como una esvástica o las siglas KKK.

2. La naturaleza de los servicios o productos a los que pretenda aplicarse la marca, de forma que no resulte contraria a la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Lo que significa que el tipo de productos y servicios que estarán relacionados con la marca sí es importante, ya que no será lo mismo usar el nombre de un santo para velas misioneras que para dinamita.

3. La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios identificados con la marca. Sobre lo cual, la Sala señala que el nivel de permisividad en el registro dependerá del sector o sectores de la población que tendrán acceso al producto o servicio, siendo mayor el nivel de tolerancia cuando “los productos o servicios distinguidos con la marca son consumidos o adquiridos de ordinario tan sólo por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva”. Es decir, los criterios aplicados para el registro de una marca de productos para adultos serán distinto de los aplicables a una marca de productos para niños en función de los distintos niveles de susceptibilidad que presentan ambos grupos de consumidores.

En vista de estos tres elementos, la marca de producto el Pezweon es plenamente registrable. (1) El signo y la frase que la componen, vistos en sí mismos, no resultan chocantes. Todo lo contrario, como señala el Recurso de Reconsideración, el público se encuentra bastante identificado con el personaje y con su figura, al punto de haberlo convertido en el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro de Lima y de demandar camisetas con el dibujo y el nombre del personaje. (2) En el mercado del tipo de productos que se comercializarán bajo el signo (gorros, camisetas, llaveros), no existen criterios estrictos de moral o de buenas costumbres. La única regla en dichos mercados es la dictada por las preferencias de los consumidores. (3) Los consumidores potenciales de estos productos, además, utilizan la frase “pues huevón” o “pezweon” como parte de su habla cotidiana. Por ello, la posibilidad de que puedan sentirse ofendidos por la misma es nula.

En los últimos días la noticia de la negativa del registro del Pezweon ha dado la vuelta al mundo. Esta nuevamente es una muestra de cómo la red puede servir para promover debate, para que chicos de quince o dieciséis años se preocupen por la forma en la que se manejan nuestras instituciones y logremos poner, desde el Twitter, desde el Facebook o desde los blogs, un tema en la agenda pública (otra gran experiencia fue la de los Helados D’onofrio a un sol). Ojalá se vengan más iniciativas de este tipo.

El mal uso del criterio moral por Freddy Escobar en Enfoque Derecho

NUEVO: Dictamen sobre la registrabilidad del signo Pezweon por Gustavo M. Rodríguez (documento incorporado al Expediente actualmente en trámite)

Industrias culturales, Pezweon por Lucía Luna Negrón en Facebook

Ya pez weon por el genial Heduardo

Update: En Perú 21 están haciendo una encuesta al respecto. Los resultados no pueden ser más explícitos.

No hay derecho, pezweon!

El Pezweon es una tira cómica que se publica por Internet y que, a la fecha, cuenta con un libro propio, veintisiete mil seguidores en Facebook, camisetas, pines, auspicia conciertos e incluso proyectos de responsabilidad social empresarial. El mes pasado, sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos (DSD) de Indecopi denegó el registro del personaje y su nombre como marca por considerarlo contraria la moral y las buenas costumbres.

Se dijo que el Pezweon “(…) visto en su conjunto va a ser entendido por los consumidores como una denominación procedente o derivada de la palabra huevón”. Y a la DSD le preocupa el uso de la palabra huevón porque cree que es “una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las personas como idiotas o cortas de entendimiento, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población”.

Resolución Pezweon

Este es un lío de marcas y no de derechos de autor. El reconocimiento de una obra como protegida por los derechos de autor es inmediato a su creación, bastando que tenga originalidad. Aquí lo que ha sucedido es que un personaje y su nombre han sido considerados por Indecopi como no aptos para constituir una marca. Lo cierto es que la Decisión 486 de la Comunidad Andina (norma aplicable según el Decreto Legislativo 1075) señala en su artículo 135 que no serán registrables como marcas los signos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Ello significa que Indecopi puede, y ya lo ha hecho anteriormente, denegar el registro de una marca por considerarla contraria a alguno de esos conceptos jurídicos indeterminados. Constitucionalmente, esta potestad reglada del INDECOPI estaría amparada como una limitación a la libertad de empresa en atención a la moral.

Las marcas sirven para poder identificar ciertos productos o servicios en el mercado, distinguiéndolos de los demás y asociándolos a ciertas características. Si los agentes económicos no tuviesen la posibilidad de ahorrarle dichos costos de búsqueda e información a los consumidores, probablemente carecerían de los incentivos suficientes como para realizar su inversión. Así, si cualquiera pudiese vender hamburguesas Bembos, el verdadero Bembos no tendría incentivos para mejorar sus productos y a nosotros nos costaría mucho más ubicar al verdadero. Mientras más costoso se vuelve para los consumidores distinguir entre productos de alta y baja calidad, la copia de una marca reducirá los incentivos que tiene un productor para invertir y mejorar la calidad de su producto.

Negarle el registro de la marca a sus creadores es decirles que, pese a que tiene 27 mil fans y un público consumidor bastante identificado con el personaje, no pueden invertir en crear productos para vendérselos porque, pues bueno, sus testículos pueden impresionar a cualquiera. Entonces cualquiera puede ponerse a vender polos, pines y llaveros del Pezweon. Porque esta decisión del Indecopi no le impide a sus creadores, o a cualquiera, a comercializar productos o servicios bajo dicha marca. Lo único que le impide es que ellos sean los únicos que puedan hacerlo y puedan licenciar su uso. ¿Qué protegemos entonces? ¿No era que nos preocupaba que niñitos indefensos y piadosas abuelitas se escandalicen? Bueno, primicia, eso puede suceder con casi cualquier cosa y el Indecopi no está en capacidad de controlarlo efectivamente. La verdad es que tenemos un sistema tan absurdo que, incluso para censurar, no saben hacerlo.

La gran pregunta, sin embargo, no está relacionada con la ley positiva, dado que Indecopi formalmente ha actuado dentro de sus potestades. La cuestión es qué tan necesarios son este tipo de requisitos, en qué están pensando los legisladores cuando intentan imponer estas reglas cuya aplicación resulta tan difusa. Sobre el fondo legal de esta cuestión, se vienen una serie de artículos en este blog. El debate, ya empezó en La Mula, en Perú 2.1. y en La República. Mención aparte merece el artículo de Carlos Patrón y Oscar Súmar en el nuevo blog de Enfoque Derecho.

El segundo round

Andrea y Carlos, los creadores del Pezweon, han solicitado la semana pasada a la DSD que reconsidere su posición. Durante las próximas semanas, la Dirección tendrá que analizar en función de las pruebas aportadas si es que persiste en su decisión de negar el registro. Nos puede parecer ofensivo o no el personaje, pero necesitamos reconocer que lo que a nosotros nos parece ofensivo, en sentido amplio, no puede ser una barrera de acceso a la actividad económica de los particulares. Si es que existen estas discutibles limitaciones, deben ser usadas como último recurso y su aplicación debe realizarse con la motivación debida. ¿Por qué deberíamos dejar que un solo funcionario en Indecopi esté en capacidad de decidir por todos nosotros qué es lo que nos resulta ofensivo? Finalmente, ¿por qué no podemos vía mercado castigar los productos y servicios cuyas marcas encontremos ofensivas y tiene que hacerlo nuestro papá Estado? No te pases, pezweon. Este debate recién empieza y todos están invitados.

Recurso de Reconsideración